Posted on Leave a comment

העיתוי הנכון להגנה בפטנט

מאת ד”ר כפיר לוצאטו, עו”פ

יש לך נושא מלהיב למחקר והבדיקות הראשונות מראות שיש לו פוטנציאל גדול, הן מדעית והן מסחרית. האם הגיע הזמן להגיש עליו בקשת פטנט כדי להגן על זכויותיך ועל זכויות האוניברסיטה? להלן התשובות.

 מה מייצר זכויות ומתי

לא כל דבר שנכתוב בבקשת פטנט ייצר לנו זכויות בעלות ערך. בעשורים האחרונים, עם כניסת הדבר הנקרא “בקשת פרוביזיול” (provisional patent application)  בארה”ב, נעשתה זילות מסוכנת בהבנת התנאים לקבלת הגנה בפטנט. דיון מפורט בשורשי ההליך האמריקאי הזה חורג מתחום הנושא של מאמר זה, אך יש לדעת שהוא נועד בראש ובראשונה לצרכים אמריקאים פנימיים. מסיבות שונות הופצה במשך השנים דיזינפורמציה שגרמה לאנשים רבים להאמין שבאמצעות כלי זה ניתן לקבל זכויות מבלי לספק תיאור אמתי של האמצאה עליה יש להגן. לא עזר גם כאשר בתי המשפט בארה”ב הבהירו היטב שכדי לקבל זכויות על בסיס בקשת פטנט פרוביזיונלית, היא חייבת לעמוד בדרישת התיאור המלא (הקרוי בחוק של ארה”ב “written description requirement”). כתוצאה מכך, עד היום מוגשות בקשות פטנט פרוביזיונליות אותן ניתן לכנות “בקשות אווירה”, אשר מתארות כוונות טובות של המבקשים, אך אינן כוללות תיאור העומד בדרישות החוק.

המסקנה, על כן, היא שכדי לייצר לנו זכויות אנחנו חייבים להיות מסוגלים לתאר את אמצאתנו והדרך לבצע אותה במלואה, לפחות בצורה אחת. כפועל יוצא, העיתוי הנכון להגיש בקשת פטנט ראשונה הוא הזמן בו בידינו מספיק ידיעות כדי לעמוד בתנאי הנ”ל. חשוב להדגיש: אין שום דבר “מאגי” בהגדרת בקשת פטנט כבקשת “פרוביזיונל”. אין בכינוי זה דבר אשר מאפשר לנו לקבל יותר זכויות עם פחות ידע מבקשת פטנט המוגשת בכל מסלול אחר. בעניין זה דינה של כל בקשה, המוגשת בכל מדינה שהיא ותחת כל כינוי שהוא, זהה.

האם עלינו לדעת הכל?

אין להבין מהאמור שעלינו להמתין עם הגשת בקשת פטנט עד ליום בו נדע הכל בצורה מושלמת, ולאחר שסילקנו את כל הספקות שהיו לנו לפרטי פרטים. זאת תהיה הטעות ההפוכה, מאחר והעולם כולו נע קדימה וכל יום מתפרסמות עבודות שעלולות לפגוע ביכולת שלנו להגן על אמצאתנו. הדבר נכון במיוחד באקדמיה, בה קיים רצון נכון ולגיטימי לפרסם תוצאות מחקר בהקדם האפשרי.

חייבים אם כן למצוא את האיזון הנכון שיאפשר לנו להגיש בקשת פטנט שיש לה משמעות, מאחר ובידינו ידע מספיק לשם כך, מבלי לדחות את ההגשה למועד מאוחר מדי. אבל איך נדע שמה שיש לנו ביד באמת מספיק?

לבחון את עצמנו מול שאר העולם

העולם לא תמיד הוגן כלפינו ולעתים קיימות נסיבות המקשות עלינו לקבל את הזכויות המגיעות לנו. לא נדיר, למשל, למצוא פרסום כלשהו המכוון למטרה שונה משלנו, אבל הנוגע בצורה כלשהי במשהו שאנחנו עושים. פרסום מסוג זה יכול להוות מכשול, ועל מנת לעבור אותו נידרש לבצע בדיקות וניסויים שלא היו באמת נחוצים למטרה אליה כיוונו. אבל מצד שני ללא שנדע להתמודד עם הפרסום שמצאנו, לא נוכל להגדיר את אמצאתנו בבקשת הפטנט בצורה נכונה, ויקשה עלינו להציג את היתרונות שלה.

המסקנה הברורה מדוגמא פשטנית זו היא שעל מנת לדעת אם אנחנו בשלים להגיש בקשת פטנט, עלינו לבחון היטב את מצב הידיעות במקצוע, לאתר מכשולים פוטנציאליים ולהתמודד איתם. ויש להדגיש: פרסום קודם יכול להוות מכשול, גם אם הוא נוגע רק באופן עקיף למחקר שלנו, אם לא נתמודד אתו בזמן ולא נתכנן את בקשתנו לפטנט לאורו. מאחר ואנחנו שואפים להשיג הגנה בפטנט, חשוב שלא נגביל את הסקר הספרותי שלנו רק למאמרים מדעיים. בקשות פטנט שנוכל לאתר במאגרים מקצועיים מנוסחות לעתים קרובות בצורה הרבה יותר חופשית ורחבה ממאמרים מדעיים, אשר דורשים תימוכין והקפדה יתירה על מסקנות.

הסיכון שבהגשת בקשה מוקדם מדי

הגשת בקשת פטנט עבור מחקר שהוא בוסר אינה כרוכה רק בסיכון שהבקשה לא תהיה מבוססת מספיק ולכן תידחה או תניב פטנט “חסר שיניים”, אלא יש בה גם משום משכון העתיד. הנטיעה הטבעית של כל חוקר בשלב כזה היא לפרט את כל מחשבותיו ורעיונותיו, גם כאלה שטרם נבדקו בפועל ושכאשר ייבדקו, יתברר שהם דורשים התאמה עדינה (fine tuning) כדי להניב תוצאה רצויה. התוצאה השכיחה של מצב זה היא שמצד אחד הממציא גילה יותר מדי ובכך חסם את האפשרות לקבלת הגנה בפטנט בעתיד, ומצד שני מה שכבר נכלל בבקשת הפטנט איננו מספיק לקבלת הגנה טובה.

יש להבין שלא מדובר בסיטואציה סימטרית: לפעמים מספיק לגלות מעט כדי לקלקל לעצמנו אפשרות עתידית להגנה, כאשר המחקר שלנו יתקדם ויהיו בידינו מספיק נתונים, ומצד שני המעט הזה שגילינו בבקשה לפטנט איננו מספיק כדי להקנות לנו זכויות ממשיות. לא אחת אני נאלץ להודיע למשקיע שהפרויקט מצוין, התוצאות טובות, אבל בשל פרסומים שנעשו בטרם עת, בבקשות פרוביזיונל או דומות שלא הניבו פטנטים טובים, אין אפשרות מעשית לקבל בלעדיות על אמצאה חשובה.

הפיתוי של ההגנה הקלה – מלכודת דבש

לא צריך להשתמע מכל האמור שלא נכון באופן כללי להגיש בקשות פרוביזיונל. ישנם מקרים רבים בהם הצורך לכך מתעורר בשל נסיבות חיצוניות, לוח הזמנים לפרסום מאמר, שיחות עסקיות שונות, כנסים וכו’, אבל צורך זה מכתיב לוח זמנים להשלמת התמונה ולטיפול בחסר, אליו יש להיות ערים. מצב זה דורש טיפול מתוכנן על מנת למנוע מצב שבקשת פטנט חסרה תפורסם מבלי שדאגנו להשלים את התמונה. ההגשה הקלה של בקשה ראשונית מהווה פיתוי, במיוחד לאנשים עסוקים, “לסמן וי” ליד שאלת זכויות הקניין הרוחני ולהמשיך בדרכם. הבעיה מתעוררת כאשר אנו מאפשרים לזמן לעבור ומוצאים עצמנו כעבור שנה כאשר לא נערכנו לפעולות המתחייבות ממעשה ההגשה הראשונית.

חשוב יותר מכל הוא לזכור שכל מחקר, כל רצון לקבל זכויות קניין משמעותיות, וכל הפעולות הנגזרות מכך, דומים לילד שהוא אחד ויחיד ודורש טיפול אישי וספציפי המותאם לצרכיו. אם לא נהיה קשובים לצרכים אלה מרגע היווצרו אנו עלולים לגלות מאוחר מדי שהנזק שנעשה לו הוא בלתי-הפיך.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *